¿Qué es una marca notoria y en qué casos la SIC determina y otorga este título?

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Cuando alguna persona natural o jurídica decide registrar una marca para comercializar algún producto o servicio, esta debe presentarse ante la Superintendencia de Industria y Comercio(SIC), para realizar el debido procedimiento del registro. Sin embargo, en algunas ocasiones, las marcas solicitantes tienen semejanzas con algunas previamente registradas, por lo que empieza un conflicto entre los involucrados y la Superindustria tiene que determinar el registro. Uno de los elementos que utilizan las empresas afectadas para defenderse es de la notoriedad de marca.

¿En qué consiste la notoriedad?

La Superintendencia de Industria y Comercio dice que las marcas notorias “son aquellas reconocidas por los consumidores de un sector específico y su valor se encuentra en que, cuando se dice una palabra, color, imagen, entre otros, inmediatamente se relaciona con productos o servicios de esa marca”. Además, la SIC resaltó que el encargado de declarar la notoriedad de marca es por medio de la Delegatura para la Propiedad Industrial.

Además, Danilo Romero, socio de la firma Holland & Knight, recala que una marca notoria es aquella que logra ser reconocida por el sector comercial en el que se encuentre y que incluso, en algunas ocasiones, otros sectores mucho más amplios también determinan esta marca en el mercado.

El abogado pone como ejemplo a Avianca, ya que es una marca notoria, debido a que la reconoce una gran cantidad del público o consumidores y no solo en la industria de vuelos comerciales, sino que también a nivel general. En cambio, una marca especializada como Titleist es muy reconocida dentro del nicho de los golfistas, pero no va más allá. Por ende, Romero dice que una marca notoria es la que tiene la capacidad de ser diferenciada no solo en un grupo determinado, sino que a un nivel más amplio.

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Otro elemento que menciona Danilo Romero es que la notoriedad funciona para proteger a la marca, con respecto a la confusión de otros signos en el mercado, para que estos no se aprovechen de la reputación de la afectada. Para entender esto, el abogado dice Alpina es una marca notoria para productos lácteos y si por ejemplo alguien quisiera registrar la marca Alpinette, bajo las mismas características, los consumidores podrían a llegar a pensar que se trata de una sola marca y se estaría entrado en riesgo de asociación de orígenes empresariales, por lo que la notoriedad protegería a Alpina en estos casos.

Sin embargo, Eduardo Varela, socio de Cavelier Abogados, explica que la notoriedad solo se otorga a las marcas que estén bajo un proceso en la SIC, por tener un conflicto con algún tercero, como se explicó anteriormente. “Nadie puede entrar caminando a la SIC y simplemente pedir que se declare la notoriedad de su marca. Hay que esperar a la ocasión para poder solicitarla”, recalca Varela. Además, dijo que este proceso no puede ser por medio de una vía independiente, sino que toca esperar a que se presente un conflicto de marcas.

El socio de Cavelier Abogados dice que la Superintendencia de Industria y Comercio analiza los siguientes factores cuando una marca pide notoriedad en un conflicto. La Superindustria mira cifras de ventas, inversión en publicidad, intensidad de uso del signo, conocimiento del signo en el mercado, el top of mind, encuestas y demás elementos que prueben la notoriedad. Luego de esto la SIC determina si le otorga el título notorio a la marca afectada.