Samuel Tcherassi no pudo registrar la marca Epeka por oposición del titular de EPK en la SIC

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La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), por medio de la Dirección de Signos Distintivos, negó el registro de la marca Epeka, solicitada por el empresario Samuel Tcherassi, quien en octubre había anunciado el lanzamiento de la misma, con un plan que incluía la apertura de 40 puntos de venta para 2022.

La solicitud, que había sido presentada inicialmente por la sociedad Legal Star Inc. en julio de 2019, pasó a ser de Tcherassi por una petición de cesión hecha el pasado 9 de noviembre.

Aun así, las perspectivas de la marca se verían retrasadas luego de que la SIC le diera la razón a Bridgewood Capital, titular de EPK a nivel mundial, luego de presentar oposición a la marca solicitada por sus similitudes con la ya registrada.

“El signo Epeka, citado bajo el expediente de la referencia, carece de distintividad extrínseca, teniendo en cuenta que no tiene la capacidad de diferenciarse frente a las marcas EPK de propiedad de mi representada”, había argumentado la sociedad.

Este caso se remonta a 2004, año en el que Tcherassi, por medio de la sociedad Inversiones Plas S.A. (que luego se llamó EPK Kids Smart, ahora Akmios) y Bridgewood Capital se unieron para traer la marca EPK a Colombia bajo una licencia de operación.

Sin embargo, por un conflicto de manejo interno, en 2019, y tras alrededor de 15 años de trabajo en conjunto, Bridgewood Capital decidió interponer ante la Superindustria una solicitud de medidas cautelares por infracción marcaria, una demanda que aún tiene pendiente su decisión.

En su momento, Bridgewood le envió una carta a la sociedad de Tcherassi en la que le comunicaban la revocatoria de la licencia del uso de la marca en Colombia. Aún así, según reveló en ese entonces Hernando Romero, entonces apoderado del grupo, la respuesta de EPK Kids Smart fue negativa.

“Lo que recibimos fue una comunicación de ellos, en la que dice que van a seguir utilizando la marca y que van a continuar en el mercado, y por ello se acudió ante el recurso de la demanda, pues protegeremos los derechos de mi cliente, tanto a la marca como a su buen nombre”, sostuvo Romero en 2o19.

Desde entonces, y en espera de la resolución de la demanda por infracción marcaria, Tcherassi anunció la puesta en marca de Epeka, una marca que sería sucesora de EPK, la cual iba a contar con una inversión de US$20 millones.

Cuando se le preguntó, en entrevista con LR, si ya se habían solucionado los pleitos marcarios con EPK, el empresario contestó que todavía estaban en el proceso de registrar la marca en el país.

“Con la pandemia, los tiempos se han demorado y la registramos para proteger la marca, pero podemos abrir el establecimiento de comercio”, indicó.

También aseguró que los líos marcarios ya no eran “un factor de preocupación”.

Aún así, la negación del registro de la marca Epeka no fue la única acción sobre el caso que se conoció. La SIC también rechazó el registro de las marcas Epka, Epek y Akepe, todas solicitadas en julio de 2019 por las personas jurídicas y naturales Azhar Corp, Legal Star Inc., y Magaly Trujillo Lombo, respectivamente.

Al igual que sucedió con el trámite por Epeka, el 9 de noviembre se radicaron otras tres modificaciones de cesión para que las solicitudes en trámite pasaran a nombre de Samuel Tcherassi. En todos los casos, la SIC otorgó la petición, pues se cumplían los requisitos legales para tal acción.

Lo que parecía ser una jugada estratégica para quedarse con una marca similar a EPK, terminó en absoluta invalidez. En todos los casos, la Dirección de Signos Distintivos, en cabeza de Juan Pablo Mateus, encontró similitudes suficientes para que el consumidor corriera riesgo de confusión directa e indirecta. Además, todas las marcas buscaban el registro en las clases 18, 25 y 35.

La decisión, sin embargo, puede no ser definitiva, porque Tcherassi aún puede presentar un recurso de apelación a todas las resoluciones, que pasarían a ser evaluadas por la Delegatura para la Propiedad Industrial, en cabeza de María José Lamus. En caso de que proceda el recurso, el empresario contará con una segunda oportunidad para argumentar por qué se deberían registrar sus marcas pese a las similitudes con EPK.