Protección y cancelación por no uso de lemas comerciales

“El lugar más feliz del mundo”, “just do it” y “destapa la felicidad” son algunos de los lemas comerciales más reconocidos a nivel mundial, empleados por las empresas como parte esencial de sus estrategias de marketing. Pero ¿qué puede considerarse un lema comercial?

Los lemas comerciales comprenden palabras, frases o leyendas que complementan a las marcas y se protegen en los mismos términos, aunque con ciertas particularidades establecidas en los artículos 175 y siguientes de la Decisión 486 del 2000. Se consideran accesorios a la marca principal y siguen su suerte; por ello, al solicitar su registro se debe indicar la marca o solicitud de marca a la que acompañan. Si la marca se transfiere, el lema deberá transferirse junto con ella; asimismo, los lemas deben renovarse en la misma fecha que la marca principal y, si ésta se cancela o caduca, el lema también lo hará.

Para su registro, los lemas comerciales deben ser distintivos en sí mismos, es decir, identificar el origen empresarial de los productos o servicios que pretenden distinguir y evitar confusiones con otros signos distintivos. En el examen de registro de un lema comercial no se debe tener en cuenta la marca principal a la que acompaña (véase: Consejo de Estado, Radicación 11001-03-24-000-2009-00133-00, 20/11/2014).

Además, aunque la prueba de uso del lema comercial no se exige para el registro o su futura renovación, la falta de uso puede dar lugar a su cancelación. Las acciones de cancelación por no uso se inician cuando un tercero (i) desea registrar un lema idéntico o similar, (ii) busca cancelar un registro que obstaculiza una solicitud propia o (iii) utiliza la cancelación como defensa en una oposición.

Mediante la reciente interpretación prejudicial 155-IP-2023, del 6 de febrero de 2025, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina precisó que las reglas de cancelación por no uso de marcas comerciales aplican también a los lemas. Así, se cancelarán aquellos lemas que no se hayan utilizado durante los tres años anteriores a la fecha de inicio de la acción en algún país de la Comunidad Andina, o aquellos que no se utilicen en conjunto con la marca principal.

En este sentido, el uso de un lema comercial no se evalúa ni cuantifica de la misma forma que el de una marca, ya que, mientras una marca puede tener varios lemas (ej. uno por temporada del año o por producto ofertado), un lema no puede asociarse a múltiples marcas. En todo caso, la carga probatoria recae sobre el titular del lema, mientras que el accionante solo debe presentar la acción y pagar las tasas administrativas.

Por las anteriores razones, aunque los lemas comerciales tienen una regulación similar a la de las marcas, su dependencia a un registro principal presenta una diferencia clave. Por ello, en algunos casos, se aconseja registrarlos como marcas cuando puedan protegerse y usarse de manera independiente, ya que pueden convertirse en activos valiosos y, en ocasiones, superar el reconocimiento de la marca que complementan.

En definitiva, aunque los lemas comerciales comparten similitudes con las marcas, su gestión requiere especial cuidado debido a su carácter accesorio. Su registro, transferencia, renovación y cancelación dependen de la “suerte” de la marca principal, por lo que su gestión deberá ser cuidadosa. Por ello, es fundamental que todos los actores involucrados (gobierno, titulares, usuarios, etc.) adopten prácticas coherentes que garanticen su adecuado aprovechamiento y protección.