Franquicias, licencias de uso e infracciones marcarias

En Colombia, el registro de una marca otorga a su titular una serie de facultades que pueden dividirse en dos tipos: positivas y negativas. Las positivas le permiten al titular explotar su marca y ejercer actos de disposición sobre ella.

Las negativas, a su vez, facultan al titular a impedir que terceros registren una marca idéntica o similarmente confundible con la suya, y evitar que terceros utilicen sin autorización su marca (o una similarmente confundible) para identificar productos y/o servicios conexamente competitivos con aquéllos que su signo identifica.

Dentro de las facultades positivas que permiten al titular disponer de su marca, nuestra ley prevé las licencias de uso, mediante las cuales el propietario de una marca autoriza expresamente a un tercero usarla. De igual forma, la ley dispone herramientas para que el titular de una marca interponga acciones legales contra quien use, sin su autorización, su signo distintivo, materializando así una de las facultades negativas con que cuenta el titular.

Dentro de estas acciones legales está, por ejemplo, la acción por infracción marcaria prevista en el Capítulo I del Título XV de la Decisión 486.

Recientemente, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (Tjca) expidió una interpretación prejudicial donde abordó el tema de las licencias de uso incluidas en contratos de franquicia, y las acciones por infracción marcaria, en la cual adoptó una posición novedosa y controversial.

En la interpretación 15-IP-2020, el Tjca estudia un caso donde la demandante en una acción por infracción alega que la demandada (quien fuere anteriormente su franquiciada) utilizó sus marcas sin su autorización.

Por su lado, la demandada justifica su uso en la existencia previa de un contrato de franquicia que contenía una licencia de uso de estas marcas a su favor.

En la interpretación, el Tribunal asegura que para estos casos, el juez de un acción por infracción es competente para determinar la vigencia y/o eficacia de la relación contractual, pues de esta se desprende si el uso de las marcas es autorizado o no.

Tradicionalmente, cuando este tipo de casos llegaban a un juez civil (o especializado de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la SIC), quien decidía el caso enfatizaba que estos procesos no eran el escenario para pronunciarse sobre la vigencia y/o eficacia del contrato de franquicia.

De hecho, en muchas ocasiones la defensa de la parte demandada en estos procesos radicaba en presentar excepciones previas alegando la falta de jurisdicción y competencia del juez.

Ahora bien, la manera en que el Tribunal aborda este tema en su interpretación prejudicial es bastante tangencial, y no ahonda, por ejemplo, en qué ocurre cuando hay en paralelo un proceso entre las partes donde se está discutiendo la validez de la terminación de un contrato de franquicia.

Con el precedente del Tjca en esta interpretación, se entendería entonces que el juez que decide la demanda por infracción tiene facultad para dirimir un conflicto netamente contractual (como la validez de la terminación de un contrato de franquicia), sin importar si esta disputa está dándose ya en otros estrados.

Más allá de si la interpretación del Tribunal es acertada o no, sin duda alguna supone un reto para los abogados de propiedad industrial en la elaboración de las estrategias de litigio para sus clientes. Además, esta posición del Tjca implicará mayor rigor a la hora de elaborar, celebrar y terminar contratos de franquicia que contengan licencias de uso de signos distintivos.