En la gran mayoría de transacciones comerciales, los intervinientes optan por llevar a cabo auditorías internas de las compañías, que van a ser objeto de la transacción, con el objetivo de determinar en qué condiciones se encuentran los activos y pasivos de una compañía. En materia de propiedad intelectual, lo que se persigue es conocer el estado de las marcas, patentes, derechos de autor, software, información confidencial, etc.
De este modo, y para conocer su estado, es necesario adelantar un “Due Diligence” o Debida Diligencia que consiste en un análisis minucioso de todos los documentos legales que conceden derechos de propiedad intelectual. El estudio se debe hacer teniendo en cuenta los siguientes temas.
En relación con las marcas debe analizarse si estas se usan, están solicitadas y/o registradas. Asimismo, revisar vigencias y próximas renovaciones. Esta revisión se puede hacer verificando la información directamente en la base de datos de la Superintendencia de Industria y Comercio.
También es importante revisar si las marcas están a nombre de un tercero, (generalmente la casa matriz), y si existen licencias de uso debidamente registradas. Este punto es fundamental para poder determinar si hay regalías pendientes por pagar y si están debidamente registrados.
Para los lemas comerciales, aplican los mismos puntos señalados para las marcas, pues de conformidad con la decisión 486 de la Comunidad Andina, a los lemas le serán aplicables las disposiciones relativas a las marcas.
En cuanto a las patentes de invención y/o patentes de modelo de utilidad, es importante determinar si existen solicitudes y/o patentes para los inventos de producto y/o procedimiento, así como si las patentes están siendo explotadas, pues de lo contrario se corre el riesgo de que cualquier interesado solicite el otorgamiento de una licencia obligatoria sobre la patente, si ello resulta de interés general.
En el mismo sentido, es importante constatar el pago de las anualidades, pues para mantener vigente la patente deberá pagarse tasas anuales, puesto que la falta de pago de las mismas producirá de pleno derecho la caducidad de la patente.
En relación con los nombres comerciales, debe verificarse si el mismo se encuentra o no depositado. Recordemos que, a diferencia de las marcas, el certificado de registro en los nombres comerciales es meramente declarativo y la única manera de obtener derechos sobre un nombre comercial es mediante su uso.
Respecto al tema de los secretos empresariales, es preciso revisar si dentro de la compañía que se está revisando se están tomando las medidas necesarias para mantener la información en secreto, pues de lo contrario se entenderá que la información no es confidencial. En el mismo sentido, se debe revisar que los contratos laborales y los contratos con terceros contengan cláusulas adecuadas para proteger los secretos empresariales.
Por último, en materia de derechos de autor y derechos conexos, es importante revisar si existen registros para obras protegidas, así como la legalidad del software. Esto último, ya que al usar software sin licencia o excediendo el número de licencias permitidas, puede acarrear multas de hasta 1.000 smlmv equivalentes a $737.717.000.
En síntesis, el objetivo de adelantar una debida diligencia en propiedad intelectual es hacer un inventario de todos los activos intangibles que posee la empresa con el fin de identificar los riesgos y contingencias en el evento de llevarse a cabo una transacción comercial.
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