FOX se opuso al registro del signo Glee solicitado ante la SIC por una firma paisa de textiles

La empresa colombiana CI Trading Express S.A. con domicilio en Itagüí pretendía registrar el signo ‘Glee’ en la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, pero ante las oposiciones presentadas por The HD Lee Company y Century Fox Film la SIC en su primera resolución negó el registro.

La oposiciones tienen su fundamento principalmente en el principio de irregistrabilidad de riesgo de confusión, en cuanto existe una marca previamente registrada bajo el signo LEE, de Lee Company, que hace referencia a jeans, productos de la clase 25 de Niza. Para la SIC aunque ortográficamente LEE y GLEE no presentaban similitudes, sí encontró similitudes fonéticas por lo que teniendo en cuenta el causal de irregistrabilidad a) del artículo 136 de la decisión de la Comunidad Andina, esto podría causar dicho riesgo de confusión en el mercado

Por otra parte, en relación a la oposición presentada por Twentieth Century Fox Film, la SIC tuvo en cuenta la decisión 483 en donde se consagra que no podrán registrarse como marca “aquellos signos que consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste”, y también la norma sobre el concepto de notoriedad y necesidad de la prueba que se refiere a “algo que es universalmente conocido”, este principio de notoriedad busca principalmente proteger a la marca de riesgos como el de confusión, asociación, de dilución y uso parasitario.

Para esto, la apodera de la empresa Fox, en su oposición aportó pruebas para demostrar que la expresión Glee goza de notoriedad y reconocimiento en Colombia, y que dicho reconocimiento se relaciona con la serie de televisión estadounidense de la compañía.

Glee de Itagüi
La empresa CI Tranding Express S.A., solicitante del signo Glee dentro de la clase 25 para distinguir vestuario, calzado y sombrería, después de la primera resolución emitida por la SIC, en donde le negaba el registro, apeló argumentando en primer lugar contra la oposición presentada por The HD Lee Company, que el signo solicitado por ellos “contiene elementos gráficos y explicativos que le imprimen la distintividad necesaria” por lo que para ellos, no existiría tal riesgo de confusión.

Por otra parte, en cuanto a la oposición presentada por Century Fox Film, Trading Express S.A. respondió que aunque conocen que la serie de televisión Glee cuenta con la protección otorgada por los derechos de autor, consideran que el hecho de que sea transmitida por televisión paga hace que “no esté dirigida al consumidor promedio” así como que “es una serie que trata de problemas y tiene un contenido crudo y fuerte que hace que no sea apto para todas las audiencias”, lo anterior con el fin de desvirtuar lo comunicado por la SIC en su primera resolución acerca del riesgo de confusión y asociación.

Respondiendo al hecho de que la serie Glee goza de reconocimiento como lo demostró la oposición interpuesta por Fox, la empresa solicitante argumentó que “la serie Glee es conocida como la serie de los ‘loser’ o perdedores, lo cual no sería una publicidad muy favorable a la marca”.

Última resolución
Pese a la apelación presentada por Trading S.A. la SIC decidió en su última resolución negar el registro de Glee a la compañía, asegurando que “el signo opositor Glee hace referencia a una serie de televisión transmitida por la cadena de televisión Fox, y por ende se constituye una obra audiovisual protegida por los derechos de autor” por lo que “el signo solicitado en registro constituye una reproducción del título”, por tal motiva resuelve confirmar la primera resolución y negar el registro,