Opciones para proteger su marca en el extranjero

Es importante tener en cuenta que en la mayoría de países, a excepción de los del common law, los derechos sobre las marcas solo se adquieren una vez que las Oficinas de Marcas competentes otorgan su registro. 

En consecuencia, si su marca está registrada en un país, sus derechos se limitan solo al territorio de ese país en particular. Además, por regla general el uso de una marca sin registro no confiere derechos. Por el contrario, con ese uso se podrían estar infringiendo derechos de terceros. 

Colombia aprobó el Protocolo Concerniente al Arreglo de Madrid Relativo al Registro Internacional de Marcas (Protocolo de Madrid) y su reglamento entró en vigor el 29 de agosto de 2012. Con la adopción del Protocolo de Madrid, los propietarios de marcas en Colombia tienen la posibilidad de protegerlas también en los 86 países miembros de la Unión de Madrid, simplificando su trámite de registro. 

Así, cualquier titular de una marca solicitada a registro o registrada en Colombia que tenga nacionalidad colombiana, domicilio o establecimiento industrial o comercial real y efectivo en territorio colombiano, puede hacer uso del Protocolo de Madrid presentando una solicitud de registro internacional a través de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). La marca colombiana se denomina solicitud base, o registro base, y la solicitud internacional debe ser idéntica. 

En la solicitud de registro de marca internacional que se presenta por intermedio de la SIC se indican los países donde se desea protección. 

Dicha entidad la remite a la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (Ompi), que registra la marca, la publica en la Gaceta Oficial de Marcas Internacionales y notifica a las Oficinas de Marcas de los países designados para que lleven a cabo su trámite de registro independiente.

Es fundamental tener presente que el registro internacional no confiere derechos marcarios en los países de interés, pues cada Oficina de Marcas designada decidirá si concede o no el registro de la marca solicitada. No obstante, con la solicitud de registro internacional el trámite se centraliza y puede ser más sencillo, ya que solo se presenta una solicitud y se realiza un pago único por las tasas oficiales de los países respectivos. 

En principio podría ser más económico solicitar el registro de las marcas en el extranjero utilizando el Protocolo, si las Oficinas de Marcas respectivas no citan impedimentos para el registro ni se presentan oposiciones por parte de terceros. 

Sin embargo, los costos totales dependerán de la necesidad de presentar respuestas a oposiciones y potenciales recursos legales en contra de decisiones de rechazo. El valor de dichos trámites no se incluye en el pago de las tasas oficiales de la solicitud internacional y será necesario contratar abogados locales para llevarlos a cabo. 

Por lo tanto, hoy es posible presentar solicitudes de registro de marcas ante las Oficinas de Marcas de los países de interés, o solicitar el registro de una marca internacional designando a los países en los cuales se desea protección haciendo uso del Protocolo de Madrid.

Si el país donde se desea protección no ha adoptado el Protocolo, no será posible designarlo en la solicitud internacional. En este caso deberá tramitarse el registro de la marca directamente ante la Oficina de Marcas respectiva.