Recientamente la Dirección de Signos Distintivos negó de oficio dos solicitudes de registros marcarios con base en derechos de autor identificados a través de internet. De un lado surge la pregunta sobre el alcance de los derechos de autor frente al sistema registral y territorial de las marcas. De otro lado surge la necesidad para el solicitante de validar en una búsqueda previa, derechos adicionales como los de autor que podrían impactar su solicitud de registro.
¿Cuáles son las decisiones recientes que confrontan los derechos mencionados?
Hasbro, Inc., presentó una solicitud de registro para Hanazuki en la Clase 28 para identificar juegos y juguetes (SD2017 / 0020838). Citando un enlace en Wikipedia la Dirección negó el registro de la marca con base en los derechos de Titmouse, Inc. y Hasbro Studios, productores del programa de televisión denominado Hanazuki.
Hasbro, Inc. presentó también la solicitud de registro de Caught on Tape para identificar juegos y juguetes en la Clase 28 (SD2017 / 0025115). La Dirección citó el enlace de un sitio de votación de películas denominado Film Affinity y negó la marca con base en el título de la película Caught on Tape.
En ambos casos la Dirección consideró que el consumidor podría incurrir en confusión y/o asociación.
¿Cómo se realizó la comparación entre el signo distintivo y el derecho de autor?
En los casos bajo análisis la Dirección consideró que (i) dada la existencia de una obra protegida por derechos de autor, (ii) la reproducción del nombre en la marca solicitada y (iii) la falta de autorización del titular del derecho de autor, debían negarse las marcas solicitadas.
¿Cómo armonizar el alcance de cada tipo de derecho?
El sistema marcario exige a un interesado acudir a la oficina de marcas para adquirir su derecho territorial exclusivo. En contraposición, el derecho de autor surge desde que la obra es perceptible y puede ejercerse en los 175 países miembros del Convenio de Berna.
Además de los criterios aplicados por la Dirección, es necesario analizar también la originalidad de la obra y de su título, la vigencia del derecho patrimonial que es temporal y la titularidad. Asi que en ausencia de la parte interesada en defender su derecho de autor, la Dirección debe realizar un análisis exhaustivo para delimitar el alcance del derecho de autor invocado. A título de ejemplo, la Dirección no tuvo en cuenta que la página de la Oficina de Derechos de Autor de los Estados Unidos arroja 20 entradas diferentes de obras denominadas Caught on tape de propiedad de diferentes titulares lo que pone en entredicho la originalidad del título y la exclusividad que se le atribuye en las decisisones comentadas.
Si bien es válido acudir a internet para identificar de derechos de terceros que pudieren obstaculizar un registro marcario, la búsqueda debe ser más exhaustiva para balancear los intereses de los involucrados. La confusión no puede concluirse de la simple identidad de las denominaciones porque se estaría dando un alcance preferente al derecho de autor que en todo caso no es absoluto.
La recomendación para las empresas antes de solicitar una marca es validar derechos de autor pre-existentes que puedan afectar el éxito del registro.
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