Al solicitar el registro de una marca es de suma importancia la correcta selección de los elementos que la componen, tales como palabras, gráficos, etiquetas o demás signos susceptibles de registro, con el fin de evitar el uso de lexemas que dificulten o impidan su registro.
¿Qué se evalúa al solicitar el registro de una marca?
Dentro del examen de registrabilidad de una marca se evaluará su carácter de distintividad, es decir, la capacidad de diferenciarla de otros signos distintivos previamente concedidos. Así, en el ejercicio de cotejo marcario adelantado por el examinador se tendrán en cuenta los elementos ortográfico, fonético, ideológico y visual del signo.
Al respecto, cuando el elemento denominativo, es decir, la combinación de palabras, es el predominante, se han establecido jurisprudencialmente reglas tendientes a determinar si las denominaciones son similares o idénticas. Una de las reglas aplicables es la identificación de lexemas compartidos entre las denominaciones de las marcas sometidas a examen.
¿Qué es un lexema?
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha precisado de forma reiterada en varias interpretaciones prejudiciales, como la 322-IP-2019, que los lexemas son “la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella y cuyo significado se encuentra en el diccionario”.
Existen múltiples ejemplos de lexemas como el siguiente: ranch, del que pueden derivarse palabras como rancho, ranchero y ranchería. El ejemplo que comúnmente es utilizado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es el lexema deport, que puede derivar en palabras como deporte, deportivo, deportistas y deportólogo.
¿Qué deberá tenerse en cuenta si existen signos con lexema común?
En interpretaciones como la 92-IP-2019, con el fin de determinar si las marcas en conflicto son similares o idénticas, el Tribunal estableció ciertos aspectos para tener en cuenta, a saber:
i) Debe hacerse un análisis gramatical de los signos en conflicto en aras de verificar si el lexema es el elemento que más impacta dentro de cada denominación;
ii) Determinar si el lexema está ubicado en la sílaba tónica de la denominación; y
iii) Determinar si existe un riesgo de confusión ideológica, es decir, que los signos en conflicto evocan una misma idea. Esto debido a que, generalmente, los lexemas son los que imprimen el significado a las palabras.
¿Por qué tener en cuenta los lexemas en el estudio de viabilidad previo a la solicitud de registro de marca?
De acuerdo con los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 del 2000 de la Comunidad Andina de Naciones, no podrán registrarse marcas que carezcan de distintividad y/o que sean similares o idénticas a otras previamente registradas.
Así, al tener un lexema compartido o de uso común la denominación es débil, poco distintiva y, de ser similar a marcas concedidas, su registro podría rechazarse por oposiciones de terceros que consideren vulnerados sus derechos o de oficio por parte del examinador, tal y como ocurrió en el caso de la marca Rappientrega, rechazada mediante Resolución No. 986 de 2021 de la Superintendencia de Industria y Comercio, por resultar confundible con la marca Rappi, “pues ambos utilizan una estructura vocálica y consonántica similar”.
De esta manera, al rechazarse la solicitud, lo pertinente es iniciar nuevamente el proceso de registro ante la Superintendencia de Industria y Comercio para una marca distinta a la inicialmente prevista.
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