Norteamericana Fedex no logró impedir que Boxex se registrara en la Superindustria

En la actualidad y en parte, por las medidas adoptadas por los gobiernos del mundo para mitigar el contagio del covid-19, las empresas de mensajería toman más fuerza con el pasar de los días. Una de las compañías con un amplio reconocimiento es Fedex, la cual es de origen estadounidense y tiene presencia en más de 220 países.

En este pleito, la compañía de envío se presentó ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) para impedir el registro de la marca Boxex Unlimited Courier, que fue solicitada por Box Express Courier S.A.S y con la cual se pretendía identificar servicios de transporte, correo y mensajería, entre otros servicios de las clases 16, 35 y 39 de Niza.

La compañía norteamericana señaló que el signo que se pretendía registrar para los servicios de mensajería tenía elementos que se asemejaban a la expresión ‘Fedex’ por lo cual se podría inducir al error de los consumidores, e incluso, se podrían afectar “los derechos de exclusiva” de la compañía.

“Aun cuando el solicitante cuenta con derechos sobre la marca Box Express llama la atención que haga modificaciones sustanciales a su marca, con la única finalidad de acercarse a Fedex”, concluyó la compañía opositora.

Finalmente, le resaltó a la SIC que era una marca que contaba con reconocimiento en el mercado y era líder mundial de servicios de mensajería, logro que se veía reflejado dentro del ranking de las 100 marcas más importantes alrededor del mundo en el que figuraba.

Por su parte, la solicitante de Boxex respondió a los argumentos de la opositora y señaló que los signos eran distintos en los aspectos fonéticos, visuales, gráficos y conceptuales, por lo cual podrían coexistir pacíficamente en el mercado sin que los consumidores se confundieran.

“No hay que ser una gran conocedor del idioma castellano o inglés, para aclarar que las expresiones no tienen la misma secuencia vocálica o numérica, y sus elementos son totalmente distintivos y diferenciadores”, añadió Box.

Luego de escuchar los argumentos de las contrapartes, la Superindustria realizó el cotejo de las marcas y el estudio de irregistrabilidad y encontró que el titular de Fedex, Federal Express Corporation, tenía más de 22 marcas previamente registradas con esta misma expresión.

Debido a este hallazgo, la Dirección concluyó que se trataba de una familia de marcas con lo que su protección debía ser “más rigurosa, por cuanto está de por medio el interés del consumidor, quien al estar familiarizado con una serie de marcas que comparten un prefijo común”, dijo la SIC.

Al momento de hacer el análisis comparativo, la Dirección señaló que aunque las marcas tenían cierta semejanza al compartir la partícula ‘ex’, cada una contaba con elementos propios que les otorgaban distintividad y ayudarían a causar una impresión diferente al consumidor.

La SIC señaló no se pretendía desconocer el conocimiento de las marcas opositoras. Sin embargo, no existía similitud o identidad entre los signos enfrentados, por lo que tampoco fue necesario analizar la conexidad competitiva entre ambos.

Al no cumplirse ninguna causal de irregistrabilidad se declaró infundada la oposición de Fedex y se le concedió el registro a Boxex Unlimited Courier.

Respecto al pleito, el abogado Eduardo Cabrera, socio de Sergio Cabrera Abogados, señaló que “al realizarse el cotejo marcario no presentan la mínima posibilidad de confusión o de inducir a error al público consumidor en lo que se refiere a su aspecto visual, fonético, auditivo, e ideológico. Son múltiples los agentes del mercado colombiano que prestan servicios de transporte y contienen la partícula común, corriente y genérica “ex”, alusivas a un servicio de transporte express”.