Philip Morris Products no permitió el registro de la marca Switch a British American Tobacco

Dos de las compañías tabacaleras más grandes del mundo, British American Tobacco y Philip Morris Products, se enfrentaron ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), debido a que la primera solicitó el registro de la marca Switch, pero su homóloga presentó oposición con fundamento en que en la base de datos de la SIC, en 2011, ya se había solicitado el mismo registro, y este fue negado por la Dirección, por estar dentro de la causal de irregistrabilidad de la Decisión 486.

Una vez la Superindustria analizó los argumentos de ambas partes y ejecutó el estudio de registrabilidad del signo solicitado, este efectivamente estaba dentro de la causa de irregistrabilidad ya mencionada, debido a que la expresión Switch consiste en una onomatopeya por representar una imitación del sonido propio que realizan algunos artículos para fumadores, hecho que no cumple una función marcaria y por ende no se puede registrar. En consecuencia, se declaró fundada la oposición interpuesta por Philip Morris Products.

El profesor principal de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, Édgar Iván León Robayo, expresó sobre el caso que “el sistema jurídico marcario impide al empresario registrar signos que se encuentren directamente relacionados con el entorno de la industria respecto de la cual pertenecen. En esta medida, la decisión de la Superintendencia es acertada, en tanto en cuanto la palabra que se pretende inscribir forma parte del entorno típico de los cigarrillos, lo cual excluye, de manera tajante, la posibilidad de obtener la titularidad de la marca. Una decisión distinta contrariaría los derechos de los demás competidores en el mercado”.

Previo a la decisión, Philip Morris argumentó que la marca solicitada es completamente descriptiva de los productos que pretendía distinguir, los de la clase 34 en la Clasificación Internacional de Niza, correspondiente a cigarrillos y tabaco. Esto significa que el consumidor al observar en su producto la expresión Switch sabrá que el cigarrillo tiene ese mecanismo ‘switch’ mediante el cual se oprime una cápsula y los sabores cambian, lo que de ninguna forma le atribuye un origen empresarial concreto.

Por su parte, British American Tobacco, pidió que en el análisis de registrabilidad que realizó la SIC, se tuvieran en cuenta los elementos gráficos, visuales y conceptuales que diferencian el signo de cualquier otro. Con eso, esperaban que la Dirección considerara suficientemente distintiva su marca y así consiguiera el registro.

Sin embargo, el estudio de la Superindustria encontró que los rasgos gráficos que incorpora la marca en solicitud no facilitan su identificación e individualización. Hizo énfasis en que la expresión es de uso común y necesario por los empresarios y trabajadores de la industria tabacalera, lo que evidencia su carencia de fuerza distintiva, y es argumento suficiente para tomar la determinación final y negar el registro del signo.

Antecedentes

Philip Morris es una compañía multinacional estadounidense de fabricación de cigarrillos y tabaco. Sus productos se venden en más de 180 países. La marca más reconocida y más vendida en el mercado es Marlboro.

El inicio de la empresa se remonta con Philip Morris, abriendo una tienda en la calle Bond en Londres en 1847. Luego en 1902 la empresa se constituyó en New York, donde funciona la sede corporativa, mientras que en Lausana, Suiza, está ubicada la sede operativa.