Marcas notorias: crea fama y no te eches a dormir

Además, los registros de marcas no cubren todos los productos o servicios posibles y siempre es necesario indicar exactamente sobre cuáles se quiere protección.  

Las marcas se protegen de registros posteriores que sean idénticos o similares y amparen productos o servicios iguales o relacionados. Ello en beneficio del dueño de la marca quien claramente se vería perjudicado por la coexistencia de marcas similares o iguales, así como para proteger a los consumidores evitando que se confundan al momento de hacer su compra, o asocien marcas y empresas que no tengan relación alguna.

Sin embargo, las marcas notorias son una excepción. La Decisión 486 del 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que una marca es notoria cuando goza de ese reconocimiento por el sector pertinente en cualquier país miembro de la Comunidad, sin importar cómo se transformó en conocida. El sector pertinente se refiere a los consumidores de la marca, sus distribuidores y competidores. 

Las marcas notorias se protegen del uso y registro por terceros que no se encuentren autorizados. Así, se abarca el uso de la totalidad o una parte esencial de la marca, su reproducción, imitación, traducción o transliteración que sea capaz de crear confusión por identificar productos o servicios idénticos o semejantes, o que pueda causar riesgo de confusión o de asociación aunque se distingan productos o servicios diferentes. 

Tampoco se permite el uso no autorizado que sea susceptible de causar daños económicos para los dueños de las marcas notorias por la dilución de su fuerza distintiva, su valor comercial o publicitario, ni el aprovechamiento injusto de su prestigio. 

Por lo tanto, una de las razones por las cuales puede negarse el registro de una marca es porque pueda afectar indebidamente el derecho del titular de una marca notoria. Para que prospere una oposición con fundamento en notoriedad, el opositor debe solicitar que se declare la notoriedad de su marca presentando las pruebas que sirvan para acreditarla. 

Cuando la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) declara la notoriedad de una marca siempre indica cuál es el factor temporal de su notoriedad, es decir, el tiempo durante el cual se demostró que la marca era notoria. 

Como la notoriedad es un fenómeno cambiante, una marca notoria puede perder esta calidad al cabo de algún tiempo. Es importante que los dueños de marcas declaradas notorias recopilen pruebas que demuestren su notoriedad actualizada y soliciten la extensión de su factor temporal. 

En efecto, recientemente la SIC se abstuvo de pronunciarse sobre la notoriedad de una marca porque había sido declarada hasta el año 2012 y su titular no presentó pruebas adicionales para demostrar que persistía.

 Se estableció que como habían transcurrido tres años entre la última declaratoria de notoriedad y la fecha de presentación de la marca en contra de la cual se había presentado oposición, no era posible extender la notoriedad de forma automática. 

La notoriedad puede solicitarse o actualizarse en un proceso de oposición o de cancelación de otra marca con fundamento en notoriedad.