El daño marcario ¿se presume o se prueba?

La infracción marcaria ha sido una de las razones por las que la responsabilidad civil ha tenido que sentarse a ser estudiada nuevamente por los litigantes con el fin de establecer si el daño ocasionado por el uso no autorizado de una marca se presume de la sola infracción o, si por el contrario, se deben aportar o solicitar pruebas para comprobar la existencia de ese daño.

El artículo 166 del Código General del Proceso permite las presunciones siempre y cuando se encuentren plasmadas en la Ley. Sin embargo, la presunción del daño en la infracción marcaria es imposible localizarla en normas relacionadas con la materia tales como la Decisión 486 de 2000, la Ley 1648 de 2013 e incluso en el Decreto 1074 de 2014 por medio del cual se estableció el régimen de indemnizaciones preestablecidas, este último nos releva de la carga de probar la cuantía del daño, pero no nos absuelve de probar la existencia de ese daño. En este sentido, podría pensarse que el daño no se presume, sino que debe acudirse a los medios tradicionales de prueba para mostrárselo al juez.

Esta ha sido la interpretación a la que la Superintendencia de Industria y Comercio ha llegado en algunas de sus últimas decisiones y han sido ratificadas por el Tribunal Superior de Bogotá donde sostienen que el daño debe ser cierto y real y no una mera suposición dado que “el derecho no indemniza ilusiones”. Dichos fallos dejan por sentado que no basta con aportar pruebas del uso no autorizado de la marca para entender que con ellas el daño queda probado.

Sin embargo, algunos expertos en la materia sostienen lo contrario, es decir, que basta solo con la demostración de la infracción para acreditar la existencia de un daño. Este sistema presuntivo cobra sentido por la dificultad que hay en detectar el daño en bienes incorporales e intangibles como las marcas en comparación con aquellos bienes materiales donde la afectación es más perceptible.

Esta posición sostiene a su vez que el deber de indemnizar aparece con la mera infracción, pues el derecho del titular a reclamar una indemnización por los daños resulta del solo hecho de la usurpación de su derecho exclusivo. Posición que por demás también fue acogida en otra oportunidad por la sala de decisión civil del Tribunal Superior de Bogotá.

Así las cosas, aunque la primera de ellas es ciertamente más llamativa que la segunda, quizá por su acercamiento a las características tradicionales de la teoría general del daño a las que estamos acostumbrados, lo cierto es que aún existe cierta incertidumbre sobre esta discusión.

Lo que sin duda está claro es que no es el sistema de indemnizaciones preestablecidas el que nos libera de la carga de probar el daño cuando somos quienes iniciamos una acción de infracción marcaria, este solo nos libera de probar la cuantía de ese daño que reclamamos.

En todo caso, es importante que una vez demostrada la infracción, el daño y la cuantía de ese daño, los jueces tengan en su consideración tal valor para sancionar la conducta del demandado con el fin de desincentivar, no solo en él sino en la sociedad, la violación de la propiedad industrial.