La nueva postura de la SIC sobre perjuicios marcarios

En procesos relacionados con infracción a derechos de propiedad industrial ha existido una cuestión de difícil determinación dentro de la infracción marcaria, me refiero al juicio de responsabilidad en este tipo de procesos para poder alcanzar una indemnización de perjuicios por el uso no autorizado de una marca.

A mi juicio, esta dificultad resulta de la adaptación de los criterios de responsabilidad civil extracontractual dentro del análisis de hechos que implican la existencia de una marca, el dueño de esa marca y la presencia de un tercero que hace uso de ella sin autorización del titular y que por ende le ocasiona un daño. De allí, es donde se desprende la búsqueda de una indemnización de perjuicios, cuestión que de por sí ya resulta complicada por cuanto no nos encontramos frente a un bien material.

Frente a esta situación, a finales del año pasado, la Superintendencia de Industria y Comercio - SIC, en su papel judicial, realizó un importante análisis de la indemnización de perjuicios en la Sentencia No. 1600 de 27 de diciembre de 2018, en el que a partir de un barrido de las diferentes posturas que ha tenido la entidad, fijó los criterios y conceptos de daño, perjuicio y la forma de probar ese perjuicio, los cuales se resumen de la siguiente manera:

Daño: En la infracción de derechos de propiedad industrial, el daño “se ve materializado en la infracción del derecho de propiedad industrial, esto es, en la vulneración de las prerrogativas exclusivas que ostenta el titular”; es decir, que el daño se vincula con el atentado a ese poder exclusivo que tiene el propietario de una marca.

Perjuicio: En la infracción de derechos de propiedad industrial, el perjuicio “es una consecuencia derivada de la infracción”, el cual debe ser cuantificado y probado dentro del proceso. Frente a este concepto, la SIC hace un giro importante de su postura ya que, ligado a este, encaja los criterios del artículo 243 de la Decisión 486 de 2000, ya no como daño, sino como “tipologías de perjuicio”.

Prueba del perjuicio: Por último, el cálculo de ese perjuicio se debe probar mediante el juramento estimatorio del artículo 206 del Código General del Proceso -C.G.P.-, en todo caso, como sabemos, al ser objetado, tenemos que acudir indudablemente a los medios ordinarios de prueba del C.G.P.; para estos efectos, recurriríamos principalmente a un dictamen pericial y a documentos, sin perjuicio que se refuerce con otros medios de prueba.

Así mismo, la otra opción, es acogerse al sistema de indemnizaciones preestablecidas del Decreto 1074 de 2015. No obstante, en mi opinión, esto no constituye una prueba como tal del perjuicio sino una salida “fácil” para relevarse de probar la cuantía del perjuicio y trasladarle al Juez la carga de calcular la indemnización que, en todo caso, estará entre 3 a 100 Smlmv los cuales dependerán de la dimensión de la infracción y, por supuesto, deberá estar sometida a los criterios de reparación integral y equidad.

Por último, destacamos el trabajo de la SIC por alinear los criterios clásicos de la responsabilidad civil dentro de la infracción marcaria, ya que permiten remover algunas dificultades probatorias a la hora de proteger la propiedad intelectual y, en consecuencia, castigar a aquellos que interfieren o vulneran estos derechos inmateriales.

Sin embargo, esta nueva postura puede no ser permanente, ya que como vemos, puede ser mutada por la misma autoridad o por su superior jurisdiccional.