Nombres comerciales y marcas: ¿cuál prevalece?

Pues bien, en este caso aplica también el principio “primero en el tiempo, primero en el derecho”. La adquisición del derecho sobre el nombre o enseña comercial estará determinada por la fecha de primer uso; en cambio, la prevalencia de la marca se determinará por la fecha en que se radicó la solicitud de registro.

En una sentencia reciente, el Consejo de Estado analizó nuevamente los conflictos entre estos dos tipos de signos y estableció las pautas para dirimirlos.

En primer término, quien alegue derechos sobre un nombre o enseña comercial deberá probar su uso real, efectivo y constante. Este uso podrá probarse mediante documentos contables, tales como facturas de venta, o certificaciones de auditoría; el simple registro ante la Cámara de Comercio no es prueba suficiente, aunque sí constituye un principio de prueba. Tampoco es suficiente el haber depositado el nombre comercial ante la Superintendencia de Industria y Comercio.

Constituye uso del signo actos tales como vender, ofrecer o distribuir productos o servicios con ese signo; o emplear el signo en publicidad, publicaciones comerciales, documentos comerciales, o comunicaciones. En segundo término, quien alegue y pruebe uso real, efectivo y constante anterior a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a este, si su coexistencia genera un riesgo de confusión. Al tratarse de signos que amparan bienes jurídicos diferentes, no habrá identidad entre productos o servicios, pero sí una relación competitiva, por ejemplo, la que hay entre un distribuidor de juguetes y los juguetes mismos.

Para determinar la existencia de un posible riesgo de confusión aplicarán las mismas pautas que regulan los conflictos entre marcas, a saber: si hay similitud conceptual, fonética u ortográfica entre los signos, además de relación entre las actividades que desarrolla el empresario y los productos o servicios amparados por la marca.

La sentencia del Consejo de Estado introdujo dos consideraciones interesantes a este tema. Por una parte, fue enfático en afirmar que las autoridades marcarias están obligadas a tener en cuenta la existencia de nombres comerciales notorios, sin importar si su titular presentó o no oposición. La presencia de conflicto entre una marca y el nombre comercial de una persona jurídica reconocida en un mercado determinado, es motivo suficiente para que la solicitud pueda ser negada.

Por otra parte, hizo referencia a la posibilidad de registrar como marca el nombre de una persona natural o jurídica, siempre y cuando se cumplan tres requisitos: que sea suficientemente distintivo, que su uso en el mercado no genere confusión o riesgo de confusión en el público consumidor, y que no afecte la identidad o prestigio de personas ajenas al titular, a menos que se cuente con el consentimiento de esa persona.

A este respecto, concluyó que la simple coincidencia del nombre o enseña comercial con el signo que pretende registrarse como marca es suficiente para demostrar que con ésta se afecta la identidad de la persona a quien corresponde ese nombre o imagen.