La importancia de la propiedad intelectual en las franquicias

Hay diferentes mecanismos con que cuenta una empresa para expandir sus operaciones. Uno de los más comunes, y menos regulados, es el contrato de franquicia.

Los contratos de franquicia constituyen un método sumamente efectivo para explotar derechos de propiedad intelectual. Aquí, se licencian estos derechos de manera sistemática, para que el franquiciado reproduzca un modelo de negocio exitoso, bien sea fabricando o comercializando bienes o servicios al público. Este, entonces, puede usar una marca o nombre comercial (KFC, Little Caesars, McDonald’s, Cinnabon, Subway, BBC, Terpel, etc.), así como know-how, métodos de comercialización, derechos de autor, secretos empresariales, y otros activos de propiedad intelectual, a cambio de una regalía.

Con lo anterior se beneficia tanto a los franquiciantes, quienes pueden expandir su negocio a cambio de una baja inversión, como a los franquiciados, quienes pueden, por un lado, usar una marca que, en muchos casos, ya es reconocida por los consumidores, y, por el otro, reducir su curva de aprendizaje para operar una empresa con una “fórmula comprobada”.

Es natural, pues, que el dueño de la propiedad intelectual busque que se proteja su reputación y prestigio en el mercado. Esto es, que el consumidor final perciba una identidad común entre los distintos establecimientos por más de que sean administrados por distintos agentes.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha entendido que uno de los elementos de la esencia de los contratos de franquicia es la licencia de una marca (ver 15-IP-2020). Esto implica que, si hay un contrato de franquicia vigente, en franquiciado tiene derecho a usar el signo distintivo asociado con el negocio correspondiente. Por eso, es importante establecer los lineamientos para que el franquiciado se presente al mercado.

Franquiciantes como Cinnabon han trabajado duro para que los consumidores asocien su marca con productos de buena calidad. Existen, entonces, mecanismos contractuales para garantizar la uniformidad en los bienes y servicios, y proteger la integridad de la marca. Además, los franquiciantes podrán preparar métodos y manuales que garanticen la buena experiencia del consumidor, y dar una asistencia técnica constante.

Los franquiciantes deben considerar que los derechos de propiedad industrial son territoriales, lo que implica que, en general, únicamente se protegen en los países donde se registran o usan. Al momento de expandirse, los franquiciantes podrán encontrarse con que terceros habrían registrado coincidentemente (o, en ocasiones, no tan coincidentemente) otras marcas iguales o similarmente confundibles con las suyas. Por lo anterior, es esencial que el franquiciante, antes de entrar a Colombia, piense en una estrategia para proteger sus marcas.

Con todo, los contratos de franquicia deben buscar proteger el valor no sólo de la marca, sino de la red de franquiciados como tal. Por eso, en los contratos de franquicia, recomendamos (i) que los franquiciados le informen a los franquiciantes si se percatan del uso no autorizado de su propiedad intelectual por parte de terceros, para que los segundos puedan tomar las medidas pertinentes; (ii) incluir cláusulas de exclusividad y no competencia, de manera tal que el franquiciado se abstenga de usar el know-how y demás información que recibe del franquiciante para beneficiar a un competidor o a ellos mismos; (iii) prever mecanismos de vigilancia, para que el franquiciante pueda verificar que cada franquiciado siga sus instrucciones, y (iv) dar instrucciones claras sobre cómo proceder en caso que se termine el acuerdo, en particular en lo relacionado con la devolución de inventarios.

Estos no son asuntos menores. Las buenas prácticas en los contratos de franquicia ayudan a incrementar el valor de la red como un todo, y de cada negocio en particular. Con un contrato de franquicia exitoso, se puede desarrollar el prestigio de la marca; esto se logra si los consumidores reciben, constantemente, productos de una cierta calidad, y generan afinidad con esta. Tanto el éxito como el valor futuro de los activos de una franquicia dependen de la protección de su propiedad intelectual, y en particular de sus marcas, tanto a nivel nacional como internacional.