La superintendencia reconoció la notoriedad de la marca del equipo de béisbol
05 de febrero de 2018
La Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio negó la inscripción de la marca Yankees (nominativa) que solicitó el ciudadano Luis Carlos Acevedo por la oposición que presentó la Major League Baseball Properties.
El solicitante pretendía distinguir con el nombre productos de la clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza. Dicha categoría sirve para diferenciar productos como cigarrillos, tabaco y otros derivados.
La firma de Estados Unidos publicó su oposición en la Gaceta para la Propiedad Industrial Nº788 en la que se expuso que los New York Yankees son un equipo profesional de béisbol que participa en su liga y tiene una amplia trayectoria histórica, lo que generó una familia de marcas registradas que son características de ese conjunto. Como la marca solicitada no contaba con alguna característica que la hiciera distinta de la suya, la SIC dijo que crearía una confusión en los consumidores.
Luis Carlos Acevedo respondió y argumentó que su compañía no tenía la intención de vender artículos deportivos ni nada que se le pareciera a los productos relacionados con la liga.
La Dirección tuvo en cuenta las posiciones de las partes y analizó la causales de irregistrabilidad de la Comisión de la Comunidad Andina sobre el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 en el cual reza que no se pueden suscribir marcas que carezcan de distintividad, literal a) del artículo 136 de la misma decisión que impide la inscripción si el solicitante afecta indebidamente el derecho de un tercero con una marca previamente registrada, y el literal h) del artículo 136 de la norma en el que se impide la escritura si el signo tiende a la imitación.
El superintendente delegado, Juan Manuel Serrano, procedió al análisis de registro y reconoció que no había una conexidad competitiva entre las partes dadas la diferencias que había entre los productos que comercializan. Señaló que el nombre era lo suficientemente distintivo por la particularidad de sus propios productos pero que el signo tendía a la imitación como lo contempla el literal h) del artículo 136 de la Decisión.
Por lo tanto, negó la posición del empresario Luis Acevedo, concedió la notoriedad de la marca Yankees a la compañía opositora y aclaró que el solicitante aún puede apelar ante la Superindustria.
Danilo Romero, socio de la firma Holland & Knight, dijo que “la marca Yankees fue negada por considerarse similar a la marca New York Yankees. De coexistir los signos se generaría una confusión entre los consumidores y la dilución de la marca notoria”.
Édgar Iván León, profesor de jurisprudencia de la Universidad del Rosario expresó: “Una vez conseguida la notoriedad de una marca, su gestión en materia de propiedad intelectual se limita a evitar que el signo se vulgarice por el reconocimiento que tiene en el mercado para evitar cualquier usurpación”.
LOS CONTRASTES
Danilo RomeroSocio de Holland & Knight
“La marca Yankees fue negada por considerarse similar a la marca New York Yankees. De coexistir los signos se generaría una confusión entre los consumidores y la dilución de la marca notoria”.
Édgar Iván León RobayoProfesor de derecho en la Universidad del Rosario
“Una vez conseguida la notoriedad de una marca, su gestión en materia de propiedad intelectual se limita a evitar que el signo se vulgarice por el reconocimiento que tiene en el mercado para evitar cualquier usurpación”.
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