Pese a que la solicitante aseguró que Doonuts y Donalds no son similares, la opositora alegó una reproducción de su familia de marcas.
06 de julio de 2021
Ante la Superintendencia de Industria y Comercio se presentó la sociedad Guerrero Cifuentes S.A.S solicitando el registro de la marca Mc’Doonuts (mixta) con el fin de identificar productos comprendidos en la categoría 30 de la Clasificación Internacional de Niza, que denota polvos para productos de pastelería, mezclas instantáneas, rosquillas y donuts.
Tras la solicitud, la empresa McDonald’s International Property Company presentó un recurso de oposición al registro, acogiéndose a las causales de irregistrabilidad contenidas en los literales a) y h) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Al respecto, la multinacional de comida rápida aseguró que los signos en conflicto cuentan con una estrecha relación con productos identificados por la marca Mc y además tienen un amplio reconocimiento.
“Mc’Doonuts replica el elemento distintivo Mc de mi representada y de manera independiente al término descriptivo ‘Doonuts’, lo que revela una intención directa del solicitante de utilizar el Mc como elemento principal y distintivo de los productos que ampara”, comentó la opositora.
Luego de los argumentos, la sociedad Guerrero Cifuentes S.A.S dio respuesta al recurso presentado, asegurando que las marcas en conflicto no cuentan con ninguna relación de tipo ortográfico, comparando a (Donuts/Donalds).
“Al juez nacional le corresponde decidir si las semejanzas, que son elementos que propician confundibilidad, darían o no lugar a determinar una confusión en este campo”, agregó la parte solicitante.
Tras analizar los elementos, la SIC determinó que la marca solicitada resulta similarmente confundible con la familia de marcas opositoras con el vocablo común Mc, en las que se encuentran McNuggets, Mc Café, McNifica, entre otras.
LOS CONTRASTES
Eduardo CabreraSocio de Sergio Cabrera Abogados
“La familia de marcas de MC y el estatus de notoriedad de la opositora fueron el eje del análisis de la SIC para la negación. Las marcas notorias cuentan con protección”.
“La exacta reproducción de Mc podría devenir en una errónea asociación del consumidor, quien podría pensar que los signos pertenecen a un mismo origen empresarial, pues además está acompañada de la partícula inicial con la palabra ‘Doonuts’ que hace referencia a un tipo de alimento”, aseguró el tribunal.
Por esta razón la Superindustria aceptó la oposición de Mc Donald’s y negó el registro de Mc’Doonuts (mixta).
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