Nestlé no logró frenar el registro de la marca È Caffè ante la SIC

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La Superintendencia de Industria y Comercio confirmó la decisión de la Dirección de Signos Distintivos en la que declaró infundada la oposición de Nestlé por el registro de la insignia È Caffè (mixta) solicitada por Caffital System S.P.A.

La gama de productos que quería distinguir la marca está en la clase 30 de la clasificación Niza para identificar bebidas y otros productos a base de café.
El 7 de febrero de 2017, la Dirección de la entidad deliberó por medio de la resolución Nº 3746 que no había razones suficientes para proceder con la oposición porque según el literal a) del artículo 136 de la decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, no hay rasgos suficientes que causen un principio de confusión. Por lo que la entidad reconoció la notoriedad del signo de Nestlé pero no su alegato.

Después de la decisión, la compañía suiza interpuso un recurso de apelación ante la Delegatura de Propiedad Intelectual de la SIC. Nestlé expuso que el ícono È Caffè no pretende tener identidad propia sino que quiere reforzar sus semejanzas con el distintivo Nescafé (mixto) por la tilde que tiene superpuesta en la letra e. También alegó que la comisión encargada en primera instancia no hizo un análisis riguroso de confundibilidad.

La Delegatura procedió a hacer un estudio de las querellas presentadas con base en la norma que utilizó la Dirección para emitir su veredicto. De acuerdo con el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, una insignia no puede ser registrada en caso de que se asemeje a otra y su operación viole los derechos de un tercero. En este caso, el análisis de la sala concluyó que el distintivo È Caffè difiere sustancialmente de Nescafé, por lo que no hay elementos que indiquen que se va a hacer un uso indebido o parasitario.

El tribunal volvió a reconocer la notoriedad que el opositor tiene sobre la marca y agregó que no solo ha sido concedida en el país sino también en Perú, Ecuador y Bolivia.

Por lo anterior, el 17 de enero de este año, la SIC confirmó el veredicto de la Dirección porque Caffital System no interfiere con la notoriedad reconocida a su contraparte.

Édgar Iván León, profesor de jurisprudencia de la Universidad del Rosario dijo que “el análisis efectuado es acertado, pues la valoración comparativa entre la marca solicitada y las previamente inscritas se realizó en un entorno en el que existen elementos gráficos y lingüísticos que permiten diferenciarlas plenamente. En especial, la utilización del acento grave, es decir, la tilde invertida utilizada en otros idiomas como el francés, le otorga una diferenciación propia”

Álvaro Ramírez Bonilla, CEO de BR Latin America IP LLC, también estuvo de acuerdo. “A pesar de la coincidencia fonética que existe entre È Caffè y Nescafé, el signo È Caffè cuenta con una serie de elementos gráficos y fonéticos que la dotan de suficiente distintividad”, señaló.