Organización Terpel se opuso al registro de la marca Terply ante la Superindustria

En la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), la Organización Terpel salió victoriosa de forma contundente en un conflicto de marcas: no solo porque la entidad marcaria declaró fundada su oposición, sino porque reconoció la notoriedad del signo Terpel (Mixto) para las Clases 4, 7, 35 y 37 de la Clasificación de Niza.

Todo comenzó cuando Global International Medicine solicitó el registro de la marca Terply (Nominativa), correspondiente a medicamentos de la Clase 5. Sin embargo, la compañía que trabaja en el sector de hidrocarburos presentó oposición porque consideró que los signos en conflictos son casi idénticos, además recordó que Terpel es titular de aproximadamente 32 marcas constituidas por la expresión Terpel.

Para definir el pleito, el Director de Signos Distintivos, Juan Manuel Serrano, en el análisis comparativo entre las marcas, primero encontró que Terply y Terpel son dos expresiones de fantasía que no cuentan con un significado para el consumidor medio colombiano. En ese orden, como segundo punto, determinó que presentan similitudes susceptibles de inducir a error al público consumidor.

Así las cosas, la Superindustria negó el registro de la marca, a la par que declaró fundada la oposición. Frente a esta decisión final, Guillermo Navarro, socio de Muñoz Abogados y director del Departamento de Derecho Industrial, expresó: “Aunque entendemos que la notoriedad es una condición especial que implica que se rompe la especialidad, no compartimos la decisión porque en nuestra opinión no hay riesgo de confusión entre la marca Terpel, que se asocia al sector de hidrocarburos y/o estaciones de servicio, con un producto del ámbito farmacéutico, que no guarda relación, ni comparte canales de mercado”.

No obstante, en la Resolución No. 80922 que publicó la Superintendencia, se declaró la notoriedad de la marca porque las pruebas aportadas por la sociedad opositora dan cuenta de un conocimiento especial de Terpel, “cuya actividad comercial además de tener un gran despliegue publicitario, genera para su titular grandes utilidades y es conocida en Colombia”, puntualizó la SIC.

En este aspecto, la Dirección aclaró que la razón para negar el registro no es porque Terply pueda significar el aprovechamiento indebido de las ventajas obtenidas por la reputación del signo notorio Terpel, sino porque desde el punto de vista fonético y ortográfico, las similitudes no son suficientes para dotar de fuerza distintiva al signo estudiado. Esto significaría que el consumidor podrá creer erróneamente que se trata de la misma marca que ya conoce.

En cuanto al aspecto de conexión competitiva, la Superintendencia encontró relación “entre los medicamentos por la cobertura del signo solicitado para la Clase 5 y los productos como “jabones; aceites esenciales, lociones para el cabello; dentífricos” que protegen las marcas antecedentes para la Clase 3, a pesar de estar en numerales diferentes de la Clasificación”.

Antecedentes

Hace poco menos de un mes, Terpel, distribuidor de productos derivados del petróleo y gas, tampoco permitió el registro de la marca Gazelle a la compañía Limited Liability Company “Automobile Plant Gaz”. En esa ocasión, la SIC argumentó que el signo objeto de solicitud estaba dentro de las causales de irregistrabilidad del Artículo 136 de la Decisión 486. Al mismo tiempo, reconoció la notoriedad del opositor Gazel para identificar “estaciones de servicio, servicio de abastecimiento de gas natural vehicular”.