Ciberocupación: el desafío de los nombres de dominio y las marcas

Cada vez más consumidores prefieren realizar actividades de consumo en línea debido a la comodidad que ofrece internet. Por lo tanto, la protección de las marcas no solo es relevante en los puntos físicos, sino también en el mundo digital, donde pueden llegar a un gran número de personas.

A diferencia de la solicitud de una marca en Colombia, cuando se solicita un nombre de dominio, no se realiza un análisis de confundibilidad ni se verifica si su registro vulnerará los derechos de terceros. Únicamente se verifica si el nombre de dominio está disponible. Esto ha llevado a numerosos casos de ciberocupación.

¿Qué es la ciberocupación?

La ciberocupación se refiere al registro de un nombre de dominio, realizado de mala fe, con el fin de obtener un beneficio al incluir una expresión idéntica o similar a una marca registrada por un tercero. Mediante esta conducta se busca inducir en error al consumidor al asociar un página web con una marca ya reconocida. En otros casos, lo hacen buscando que el titular de la marca tenga que darle a cambio una suma de dinero para que le transfiera el nombre de dominio que incluye su marca.

La ciberocupación se refiere al registro, de mala fe, de un nombre de dominio que incluye una expresión idéntica o similar a una marca registrada por un tercero. A través de esta práctica, se busca inducir al consumidor a asociar una página web con una marca reconocida. En algunos casos, los ciberocupantes buscan obtener dinero del titular de la marca a cambio de transferirles el dominio.

En cualquiera de estos casos, los derechos del titular de la marca se ven vulnerados, por lo que es necesario tomar medidas.

¿Qué acciones iniciales puede tomar si encuentra que su marca está siendo utilizada por un tercero en un dominio?

Una medida común es enviar una carta de cese y desistimiento al tercero. En esta carta, se solicita que el tercero cancele o transfiera a favor del titular de la marca registrada, el nombre de dominio que infringe los derechos marcarios. Sin embargo, en algunos casos, la información del tercero está protegida por la empresa registradora de dominios y no es accesible públicamente.

Otra opción es comunicarse directamente con la empresa registradora del dominio del tercero. Se debe explicar que el dominio registrado constituye una infracción de marca. Muchas empresas reconocidas manejan diligentemente estas situaciones y, si se aporta la evidencia adecuada de la titularidad de la marca y la presunta infracción, puede resultar exitoso.

¿Qué otras acciones puede tomar para combatir la ciberocupación?

En virtud de lo dispuesto en el artículo 233 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, es posible acudir ante la jurisdicción ordinaria buscando proteger su marca a través de una acción por infracción marcaria.

También existe un mecanismo que puede resultar más beneficioso por la eficacia y celeridad del proceso, es a través de la Política de Resolución de Disputas de Nombres de Dominio Uniformes (UDRP). Este mecanismo, establecido por la ICANN, permite resolver disputas relacionadas con el registro y uso abusivo de nombres de dominio. El reclamante debe presentar una queja ante un proveedor de servicios de resolución de disputas aprobado por la ICANN, como lo es el Centro de Arbitraje para nombres de dominio de la OMPI.

Para que sea exitoso, deberá demostrar que el nombre de dominio registrado por el tercero es idéntico o similar a su marca previamente registrada, que el titular del dominio no tiene derechos legítimos y que fue registrado y se utiliza de mala fe. Si cumple con estos requisitos, puede optar por este mecanismo y de obtener una decisión favorable, se ordenará la transferencia o cancelación del nombre de dominio.

*Santiago Barrera, Asociado Baker Mckenzie