La Superindustria determinó que los signos enfrentados no eran confundibles, la nueva marca identificará ventas al por menor
26 de junio de 2020
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Una de las marcas más reconocidas de BMW es Mini, la cual se ha destacado a lo largo de los años en el mercado automotriz internacional por las características especiales de sus vehículos. En esta ocasión, con el argumento de su alto reconocimiento la compañía alemana intentó impedir un registro en la Superindustria.
El solicitante fue Miniso Hong Kong Limited, una compañía que se ha posicionado en el mercado colombiano con bastante fuerza y en la que se comercializan diversos productos que van desde peluches hasta amplificadores de sonido.
Miniso solicitó el registro de la marca Minilovers (nominativa) para identificar ventas al por menor, abastecimiento para terceros y presentación de productos por medios electrónicos, entre otros servicios de la clase 35 de la Clasificación Niza.
LOS CONTRASTES
Julio DuránAbogado de Del Hierro Abogados
“Es un claro ejemplo de la coexistencia pacífica de dos familias marcarias en el mercado colombiano que la Superintendencia ha reconocido formalmente. De manera acertada se concedió el signo solicitado”.
Juan Carlos UribeABOGADO DE TRIANA, URIBE & MICHELSEN
"La resolución de la SIC estaba bien fundamentada. Ellos ya tenían un derecho adquirido sobre esta marca. Si Miniso no hubiera estado previamente posicionada, los de Mini tenía un buen caso para haber ganado la oposición".
Sin embargo, BMW señaló que el signo que se pretendía registrar incurría en la causal de irregistrabilidad del Artículo 136 en su literal a de la Decisión Andina, que señala que no se podrá registrar una marca que sea idéntica o similarmente confundible a la previamente registrada por un tercero.
La opositora señaló que la marca Minilovers reproducía su marca Mini (de los vehículos Mini Cooper) y que además contaba con un reconocimiento internacional. “El solicitante al usar la marca Mini al comienzo de su marca y la expresión Lovers no logra darle la distintividad a su signo pues da a entender amantes del mini”, señaló.
Igualmente, señaló que esta connotación podría confundir a los consumidores frente al origen empresarial de los productos ofertados en las tiendas de Miniso Hong Kong.
Adicional a ello, la compañía BMW expresó que había conexidad competitiva entre los productos y servicios identificados por las marcas. “Los productos que distingue la marca Mini en las clases 9, 12, 16, 25 y 28 pueden ser comercializados y publicitados con los servicios que pretende amparar la marca solicitada para registro”, concluyó ante la Superindistria.
Por su parte, la solicitante dio respuesta a los argumentos de la oposición y señaló que su marca debía ser analizada en su conjunto nominativo y no de forma separada. De este modo, la expresión ‘Minilovers’ buscaba ser entendida como “una categoría más” de Miniso.
La SIC procedió a realizar el análisis de irregistrabilidad y encontró que a pesar de que ambas marcas compartían la partícula ‘mini’, esta semejanza se veía diluida por la composición de Minilovers que hacía que la pronunciación fuera diferente y hubiera individualización.
Finalmente, al considerar que las marcas no eran similarmente confundibles, la Superindustria declaró infundada la oposición de la compañía automotriz alemana BMW y concedió el registro a la marca Minilovers de la compañía Miniso por diez años.
ANTECEDENTES
La compañía alemana BMW contaba con el registro previo de más de 11 marcas con la expresión Mini para identificar productos y servicios en diferentes clases de la Clasificación Niza: 9,12, 16, 25, 28, 35, 37 y 40, que comprenden productos y servicios como software, vehículos, artículos de papelería, prendas de vestir, juegos y videojuegos, publicidad y servicios de reparación o instalación, entre otros.
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