La marca solicitada no se confundía ni asociaba en caso de coexistir en el mercado
12 de febrero de 2018
La empresa Cavelu SAS solicitó a la Dirección de Signos Distintivos en la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de su marca Piccolo Chef (mixta) en la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza. Esta clase cobija concursos gastronómicos infantiles y juveniles.
La empresa Promotora Piccolo SA, dueña de las marcas; Piccolo Kalin y Pizzas Piccolo, se opuso ante la diligencia porque la solicitante no tiene suficientes elementos para distinguirse de las otras.
Las pizzas de Piccolo son famosas en el país por ser las primeras en llegar a Medellín hace 40 años. Los primeros clientes del establecimiento conocían al fundador por el apodo de ‘Kalin’, de ahí el nombre de una de sus marcas.
Según el restaurante antioqueño, el nombre que se pretende registrar es descriptivo porque la palabra ‘piccolo’ traducida del italiano al español significa ‘pequeño’, por eso, no cuenta con la suficiente fuerza para distinguirse como un concurso infantil. También argumentaron que la marca tiene semejanzas ortográficas y fonéticas con dos insignias de las suyas que ya están registradas en la Superindustria.
La empresa Cavelu respondió las quejas y expuso que como la palabra ‘piccolo’ es en efecto descriptiva, eso significa que no es exclusiva de una sola empresa. Explicó que su contraparte tomó solo la palabra en cuestión como análisis sin tener en cuenta el conjunto del nombre que se pretende inscribir para denotar que existían más elementos diferenciadores en su conjunto.
La Dirección de Signos, analizó las razones que ambos presentaron de acuerdo al literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina según el cual no puede registrarse un signo que sea idéntico a otro registrado y por lo tanto genere un riesgo de confusión o asociación.
Después del análisis comparativo entre los distintivos, el juez, Juan Manuel Serrano, dijo que a pesar de las similaridades ortográficas, no es probable que se vaya a causar una confusión en el mercado y que efectivamente el análisis que hizo la empresa de Kalin, fraccionó el ícono de su contraparte, por lo que es inválido.
En consecuencia, la Dirección concedió el registro del concurso, declaró infundada la oposición de la pizzería y les notificó que aún existe un recurso de apelación.
Camilo Suárez, abogado experto en Propiedad Intelectual, dijo que “el contraste de la SIC para conceder la marca fue muy flexible en la medida que desconoció que, la que fuera distintiva de la marca registrada, estriba en la expresión Piccolo, la cual coincide con la solicitada”.
Carlos Amaya, experto en Propiedad Intelectual, expresó que “el signo solicitado puede generar confusión en el mercado ya que reproduce totalmente la estructura gramática de las marcas opositoras Piccolo, sin que las diferencias figurativas eviten pensar que es una revitalización de la marca”.
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