Distintividad adquirida o secondary meaning

Los interesados en registrar marcas en Colombia se enfrentan a que estas sean negadas por la Autoridad por no ser lo suficientemente distintivas, entonces, ¿es posible superar una negación de marca por falta de distintividad? Sí, siempre y cuando se demuestre que la marca ha adquirido un secondary meaning.

El Régimen Común de Propiedad Industrial, Decisión Andina 486 de 2000 (Decisión 486), establece que para que un signo sea susceptible de ser registrado como marca deberá cumplir con dos requisitos principales: ser susceptible de representación gráfica y gozar de distintividad.

La representación gráfica hace referencia a la posibilidad de que el signo solicitado, sea descrito, de manera completa, clara y precisa a través de palabras, gráficas, colores, símbolos, figuras, entre otros, de modo que los competidores y/o consumidores puedan conocer cuál es el alcance de la protección otorgada a la marca a través del registro.

Por su parte, la distintividad de un signo debe evaluarse desde dos aspectos: i) distintividad intrínseca, la cual determina que el signo tenga la capacidad de distinguir por sí mismo productos o servicios determinados; y ii) capacidad extrínseca, es aquella que le permite al signo diferenciarse de otros signos del mercado que identifican los mismos productos o servicios. Por lo anterior, la Decisión 486, dentro del artículo 135, literal b) establece, expresamente, que la falta de distintividad de un signo es una causal de irregistrabilidad absoluta.

No obstante lo anterior, y de acuerdo con el parágrafo del artículo 135, de manera excepcional, es posible superar la falta de distintividad y acceder al registro del signo, aun cuando este, aparentemente, no cumple con el requisito de la distintividad. Esta situación se presenta, cuando se solicitan como marcas signos descriptivos, genéricos, usuales o los cuales consisten en un color aisladamente considerado. Así, ¿cómo se puede superar la falta de distintividad y obtener el registro de un signo como marca? Demostrando que el signo ha sido usado de manera real y efectiva en el mercado. Esta excepción ha sido reconocida por la jurisprudencia y la doctrina como distintividad adquirida o secondary meaning (segundo significado).

Considerando que el Régimen Común de Propiedad Industrial no solo busca proteger la sana competencia, sino también salvaguardar los intereses y esfuerzos empresariales, los cuales, se materializan en el uso real y efectivo del signo en el mercado, es posible acceder al registro de un signo que no goza de distintividad, siempre y cuando el empresario demuestre el uso real y efectivo de la marca. No obstante, no basta con demostrar el uso del signo en sí mismo, sino que estas pruebas deben conducir a demostrar que el signo ha logrado configurar una distintividad por ese uso y, por lo tanto, es reconocido y asociado por los consumidores a un origen empresarial determinado.

Aun cuando no existe una fórmula establecida para determinar la existencia o no de la distintividad adquirida, algunos de los medios probatorios admitidos en Colombia para demostrar el secondary meaning de una marca son: (i) facturas de venta de los productos o servicios; (ii) material publicitario; (iii) encuestas de opinión de consumidores reales o potenciales; (iv) estudio de mercado que evidencien el reconocimiento de la marca; (v) documentos en los cuales se evidencien los valores invertidos en publicidad; (vi) certificaciones de revisores fiscales; (vii) certificaciones de volúmenes de producción de productos, entre otros.

En Colombia, la Superintendencia de Industria y Comercio, autoridad competente en temas marcarios, reconoció en el año 2010, a través de la Resolución No. 61085 de 2010, la distintividad adquirida de las tres rayas de Adidas y, concedió el registro de la marca, posteriormente, en el año 2014, reconoció el segundo significado de la marca “LA HAMBURGESERIA” a través de la Resolución No. 66189 de 2014 concediendo dicho registro.

Por último, es importante resaltar que, en aras de seguir garantizando la sana competencia, el segundo significado que construye el titular del derecho alrededor de un signo no implica que los demás competidores no puedan hacer uso de esa expresión frente al primer significado, el cual permanecerá disponible para el uso todos los competidores del sector de mercado.