Firma internacional COMPROBÓ QUE HACE USO EFECTIVO DEL NOMBRE EXPRESSEASY
24 de enero de 2018
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) rechazó la apelación que hizo la empresa Easyfly para registrar la marca Easyexpress (mixta) que distingue los servicios de la clase 39 de la Clasificación de Niza y tienen que ver con el embalaje y almacenaje de mercancía.
De acuerdo con la SIC, la decisión de negar el signo está argumentada por la causal de irregistrabilidad del literal a) del artículo 136 de la decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La norma establece que no se podrán inscribir insignias que afecten los derechos de un tercero, en este caso, la empresa DHL International, que ya cuenta con el registro de la marca Expresseasy (mixta). Además, el escrito también exige que el registro solicitado no sea confundido con uno previo en cuanto a los bienes y servicios que presta.
A raíz de esto, la Superindustria señaló que la marca solicitada podría inducir al público al error y causar confusión a los consumidores dado que ambas empresas se dedican a oficios similares.
La Dirección de Signos Distintivos de la SIC negó el registro bajo los argumentos mencionados por medio de la Resolución N° 35395 de 9 de julio de 2015, sin embargo, la compañía local presentó un recurso de apelación que exigió la suspensión parcial de la medida porque el titular, DHL International, no hacía uso de la misma y pidió que se le cancelara la licencia. También demandó que la empresa de transportes comprobara el uso del signo en cuestión.
El juez consultante hizo un análisis en relación con los productos y la conexidad competititiva que existía entre los dos signos y confirmó que no había diferencias contundentes entre los servicios enfrentados.
A su vez, DHL International pudo comprobar que hace uso de la marca Expresseasy y que por ello no aplicaba una cancelación de la licencia por no uso.
Al respecto, Andrea Donato, Gerente General de Consulting Group Marado dijo que “podemos encontrar que por medio de pruebas dicha cancelación no prosperara y que la marca solicitada cayera en una negación definitiva. Es por este motivo que se deben estudiar muy bien las actuaciones a seguir cuando se enfrentan signos que comparten no solo su parte conceptual sino de alguna manera su parte ortográfica y fonética”.
El pasado miércoles, tras completar el análisis, la SIC concluyó que ante las pruebas presentadas y el análisis del juez, era pertinente dejar en firme la resolución de la Dirección de Signos Distintivos.
La especialista en propiedad intelectual de Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría, Zoraida Fonseca, se mostró a favor del veredicto y declaró que “con esta decisión queda claro que prevalece el registro de una marca previamente adquirida, más cuando ella está cumpliendo su principal objeto, que es identificar servicios en el mercado”.
Easyfly fue notificada sobre la decisión y se le comunicó que no tiene más recursos que procedan en el caso.
Antecedentes
El signo en disputa es de naturaleza compleja y está conformado por las expresiones ‘easy’ y ‘express’ que si bien están escritas en el idioma inglés, su significado es ampliamente conocido por el público consumidor porque significan las palabras fácil y rápido, dos conceptos que distinguen los servicios que se prestan. De acuerdo al juez, entre más se parezcan los nombres, menor debe ser la similitud entre las partes.
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