Diesel impidió el registro de DMJ - Jeans Industry Denim Division por similitud con su marca notoria 'D'

La firma italiana de moda, Diesel, presentó ante la Superintendencia de Industria y Comercio oposición con el objetivo de desvirtuar la solicitud del registro que hizo Jhon Fredy Taborda, para su marca ‘DMJ - Jeans Industry Denim Division’. Su impedimento se argumentó en que el signo es confundible con la marca ‘D’ que ya está registrada.

También fundamentó su oposición en que el signo en solicitud está dentro de la causal de irregistrabilidad 136 de la Decisión 486 Andina. Esto porque contiene una serie de palabras que no le proporcionan la fuerza distintiva necesaria para registrar la marca en la SIC.

La marca ‘DMJ - Jeans’ pretendía distinguir productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, a los que Diesel respondió que las palabras ‘Industry’ y ‘Division’ son de uso común para esa Clase, al igual que ‘Jeans’ y ‘Denim’ son expresiones genéricas que no van acorde a los requerimientos de dicha Clasificación.

Como Jhon Fredy Taborda no respondió a la oposición, la Superindustria procedió a realizar su examen de registrabilidad, que tuvo como consecuencia declarar fundada la oposición de Diesel y negar el registro de ‘DMJ - Jeans’.

Al resultado proferido, Lola Kandelaft, asociada directora de CMS Rodríguez Azuero, dijo que “la SIC al momento de recibir solicitudes de registros marcarios debe determinar si el signo solicitado cumple con la función esencial de toda marca: permitir al consumidor diferenciar el producto de los demás existentes en el mercado y asociarlo a una empresa específica. En este caso, la marca solicitada fue negada por su evidente similitud con la marca previa de titularidad de Diesel, similitud que confundiría al consumidor de atención media sobre el origen empresarial del producto”.

Para justificar la decisión, la Dirección de la entidad, en el análisis comparativo entre las marcas en conflicto, consideró que los signos cuentan con trazos que aumentan la similitud. Por ejemplo, ambos simulan la letra ‘D’, ambos diseños en los extremos no tienen una terminación de forma recta sino inclinada hacia la izquierda, también las letras tienen el mismo grosor y posición. Por último, los dos signos comparten el color negro.

Es por esto que Julio Durán Montoya, asociado en Del Hierro Abogados, expresó que “la protección que la SIC le ha dado a la marca “D”, refleja una correcta interpretación de la normatividad comunitaria al impedir a un tercero hacerse con uno de los diseños característicos de Diesel, una marca notoria en el mercado colombiano. Lo anterior, junto con una planeación jurídica deficiente del solicitante del registro, hacen que la decisión de la SIC sea apropiada y ajustada a derecho”.

Antecedentes

Diesel es una compañía con sede en Breganze, Italia. Fue fundada en 1978 por Renzo Rosso y se dedica a la fabricación de ropa y accesorios para hombres, mujeres, bebés y jóvenes. Entre sus productos ofrecen una gran variedad de vestidos, monos, chaquetas, pantalones, camisas, sudaderas, polos, faldas, suéteres, camisetas, ropa interior y ropa de playa, así como relojes y joyas, carteras, cinturones, gafas, fragancias, cascos, auriculares, bicicletas, cochecito. Sus tiendas están ubicadas alrededor de todo el mundo.