La SIC dijo que a partícula ‘pay’ es una expresión de uso común, pero por la confusión con un opositor, la solicitud era irregistrable
04 de mayo de 2021
Este es un pleito de marcas en el que se enfrentan un sistema de pagos online y una fintech contra el registro de un nuevo servicio de transacciones digitales.
A la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) se presentó Cargaya S.A. para solicitar el registro de Paya Pagos al instante, con el que distinguiría productos y servicios comprendidos en las clases 9 y 36 de la Clasificación Internacional de Niza. Esas clases son software para transacciones y servicios financieros, respectivamente.
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A ese registro se opuso MIH PayU B.V., la fintech de facilidad de pagos internacionales. Para la compañía, el pleito se centra en la nominación, y específicamente en el uso de la partícula ‘pay’. Desde allí, aseguran que la terminación (a/u) no es suficiente para distinguir la solicitud de su registro Pay U; tampoco lo hace el lema ‘pagos al instante’.
Al registro de Paya se opuso también Paynet SAS, propietaria de los servicios de pago en línea Payya. Para la compañía, si la sílaba tónica es idéntica y ocupa la misma posición, la semejanza fonética será más clara, lo que ocurre en este caso.
En su complemento (a/ya), con respecto al prefijo ‘pay’ hay una similitud irrenunciable. La empresa agregó que tanto fonética como conceptualmente son casi idénticas.
Paynet dijo que hay una conexidad competitiva clara, pues su marca protege las mismas clases, y aseguró que los servicios y finalidades de ambas marcas son las mismas, por lo que conceder el registro crearía un riesgo de confusión y asociación en los consumidores.
La Superintendencia ponderó entonces los 13 registros que se opusieron a Paya, de los cuales 12 pertenecen a Pay U.
LOS CONTRASTES
Carlos AmayaSocio de Amaya Propiedad Intelectual
“Nuestro cliente Paynet SAS demostró a la SIC que la solicitud Paya es fonéticamente confundible con Payya y puede inducir un error de asociación al consumidor”.
El despacho encontró que el uso del prefijo ‘pay’, que de hecho es la traducción al inglés de ‘pagar’, es de uso común para las clases solicitadas, por lo que es una expresión débil, y no puede ser de uso exclusivo, incluso, por parte de una familia notoria.
Con respecto a Pay U, la SIC dijo que sí hay elementos gráficos que diferencian la solicitud, por lo que declaró infundada su oposición.
Sin embargo, frente a Payya de Paynet, el despacho dijo que hay claras semejanzas en los vocablos y en el aspecto gráfico que pueden desembocar en una confundibilidad, por lo que su oposición hizo que se negara el registro de Paya Pagos al instante.
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